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El artículo 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, al regular el contenido del derecho del titular, facultó a aquellos – apartado 2 – para prohibir el uso de una marca confundible, fuera del principio de especialidad, siempre que la prioritaria «goce” de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos «.

La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, se limitó a incorporar a su texto – artículo 13, letra c ) – una prohibición relativa de registro y, consecuentemente, una causa de nulidadartículo 48 -, consistente en el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados, sin atender al principio de especialidad.

Sin embargo, en el momento de regular las acciones de violación – artículo 31 -, lo hizo vinculándolas al principio de especialidad y a la generación de un riesgo de confusión.

Ello llevó a doctrina y jurisprudencia – sentencias 482/2007, de 7 de mayo ,  y  95/2009, de 2 de marzo – a entender que la protección de la marca renombrada se debía obtener, fuera del ámbito marcario y, por tal, del principio de especialidad y del riesgo de confusión, mediante las normas de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal: en particular, el artículo 12 de la misma.

El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994 – artículo 16, apartado 2-, mandó estar, para determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París , al «sector pertinente del público « y extendió la protección reconocida a dicha marca – artículo 16, apartado 3 – a los » bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada «, siempre que el uso de la misma «indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada «.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, como se afirma en su exposición de motivos, se ha preocupado de reforzar la protección de las marcas notorias y renombradas, fijando el mayor alcance de ella, tanto en el ámbito registral, mediante la regulación de las prohibiciones de registro y las causas de nulidad, como en el de la determinación del contenido del derecho de su titular.

En el primero de los ámbitos, la marca notoria – definida en el artículo 8, apartado 2 – merece una protección que sobrepasa el principio de especialidad -» […] para productos o servicios que no sean similares a los protegidos […] «-, y el mero riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios, bastando para la prohibición con que el uso de la marca que se pretenda registrar » pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular» del signo notorio o, en general, » cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre » del signo anterior.

(STS 5594/2012, Nº Recurso: 818/2009, Nº Resolución: 409/2012)

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